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아이픽스 특허법률사무소
대표 변리사 강정빈 (kjv@ipixlaw.com)
소프트웨어 특허전략
소프트웨어 특허 이슈 및 이를 반영한 전략적 특허 창출 방안
2
담당 변리사 소개
강정빈 변리사
ᆞ서울대학교 기계항공공학부 졸업
ᆞ변리사, 대한민국(2007)
ᆞ(현) 아이픽스 특허법률사무소 대표변리사
ᆞ(전) 한양특허법인 팀장변리사
ᆞ(전) 특허법인코리아나 해외특허 담당
ᆞ한국...
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1. SW 특허의 전략적 활용 – 특허침해소송 및 배상액
미국 최근 10년 특허 손해배상액 10위 중 5개 항목이 SW 관련
특허에 의한 것임
5
1. SW 특허의 전략적 활용 – SW 산업의 중요성
“자동차 개발원가의 52.4%, 가전제품 개발원가의 53.7%도 소프트웨어(SW) 비용이다. SW산업
규모는 이미 HW산업을 추월했다. 2000년만 해도 세계 정...
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1. SW 특허의 전략적 활용 – APPLE
1. A method of controlling an electronic device
with a touch-sensitive display, comprising:
det...
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1. SW 특허의 전략적 활용 – AMAZON
1. A method of placing an order for an item
comprising:
under control of a client system, disp...
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1. SW 특허의 전략적 활용 – GOOGLE
1. A computer implemented method of scoring a
plurality of linked documents, comprising:
obtai...
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1. SW 특허의 전략적 활용 – KOREA
10
1. SW 특허의 전략적 활용
 특허법 제1조(목적) 이 법은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을
촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다.
 기술 공개에 대한 보상으로 청구항에 기재...
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2. 소프트웨어 특허에 대한 미국 정책
1987 : FMC corp. v.
Hennessy industries
(TSM TEST) => 진보성
판단 기준 완화
1998 : State Street Bank
v. Si...
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2. 소프트웨어 특허에 대한 미국 정책 – TSM TEST
- First, there must be some suggestion or motivation, either in the references themsel...
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2. 소프트웨어 특허에 대한 미국 정책 - UCTR
- A process, including a business method, satisfied Section 101 as long as it produced a u...
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2. 소프트웨어 특허에 대한 미국 정책 - KSR
- 1심법원 (동부지방법원) : Teleflex -> KSR (US 6237565, A vehicle pedal apparatus) 특허권
침해소송을 제기하였으나,...
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2. 소프트웨어 특허에 대한 미국 정책 - BILSKI
- 1998 State Street Bank 판결에서는 소프트웨어 혹은 BM 발명은 그 결과가 USEFUL,
CONCRETE, AND TANGIBLE 하기만 ...
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2. 소프트웨어 특허에 대한 미국 정책 - ALICE
[한국경제2014년6월 23일] “며칠 전 미국 대법원의 판결(Alice Co. v. CLS Bank International)만 보더라도 앞으로 소프트웨어 특...
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2. 소프트웨어 특허에 대한 미국 정책 - ALICE
2007 -CLS 가 Alice 에 대하여 무효확인소송을 제기 (District
Court for the District of Columbia)
-Alice 가...
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2. 소프트웨어 특허에 대한 미국 정책 - ALICE
[대표 클레임]
33. A method of exchanging obligations as between parties, each party
holding a ...
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2. 소프트웨어 특허에 대한 미국 정책 - ALICE
<-어느 한쪽만 지불하는 리스크를
방지하기 위한 거래
<-실제 계좌의 정보를 반영하고,
제3자에 의하여 관리되는 shadow
계좌 생성
<-당사자들의 shado...
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2. 소프트웨어 특허에 대한 미국 정책 - ALICE
[판결에서 제시한 판단 방법]
First, we determine whether the claims at issue are directed to one of t...
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2. 소프트웨어 특허에 대한 미국 정책
ALICE 판결 이후 2014.12 및 2015.7 의 미국 특허청 가이드
[2014 Interim Guidance on Patent Subject Matter Eligibi...
23
2. 소프트웨어 특허에 대한 미국 정책
ALICE 판결 이후 2014.12 및 2015.7 의 미국 특허청 가이드
[2014 Interim Guidance on Patent Subject Matter Eligibi...
24
2. 소프트웨어 특허에 대한 미국 정책 - POST ALICE ERA
[Alice 판결 이후 미국법원 주요 판결]
Significantly More 有
DDR Holdings
19. A system useful i...
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[Alice 판결 이후 미국법원 주요 판결]
Significantly More 無
buySAFE
1. A method, comprising: receiving, by at least one computer appl...
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3. 한국 특허청 SW 관련 정책 및 주요 판례
- 2014. 7. 1 이후 출원된 건에 한함
-다만, 컴퓨터 프로그램을 온라인으로 전송하는 행위가 특허법상 실시의 “양도” 등에
해당하는 지 여부는 불분명(이에 대...
28
3. 한국 특허청 SW 관련 정책 및 주요 판례
- 소프트웨어 특허 출원 건수 (출처: 한국특허청)
-현재 연간 15000건 정도가 출원되고 있는 것으로 추정되고,
계속적으로 증가추세임
29
3. 한국 특허청 SW 관련 정책 및 주요 판례
- 서울고등법원 2014.4.10. 선고 2013나5383 판결
- 원고의 특허는 실시간/비실시간 멀티미디어 데이터 처리 속도를 빠르게 하는 인코딩 방법에 관한
것
...
30
3. 한국 특허청 SW 관련 정책 및 주요 판례
- 서울지방법원 SK텔레콤 V. 바이버 (2015.2.17)
- 원고의 특허는 모바일 메신저 앱을 설치할 때 휴대폰에 저장된 이름과 전화번호 등의 주소록
정보를 불러...
31
32
4. 강한 SW 특허 창출 전략
- 어느정도 일반적인 프로세스 및 사항을 포괄적이고 다소 추상적인 단어로 표현함으로써 기술적
난이도가 있다는 인상을 줌 (만약, 밀어서 잠금해제 특허를 “전자장치의 화면을 터치해서 ...
33
4. 강한 SW 특허 창출 전략
- 일차적으로, ABSTRACT IDEA 처럼 보이지 않도록 새로운 기능적인 면을 부각하여 작성
- ABSTRACT IDEA 로 해당한다고 하는 경우에도, 해당 소프트웨어가 다른 기...
34
4. 강한 SW 특허 창출 전략
[청구항 1] 하나 이상의 프로세서 및 상기
프로세서에서 수행 가능한 명령들을 저장하는 메인
메모리를 포함하는 컴퓨팅 장치에서 수행되는 메인
메모리 데이터 베이스의 관리 방법으로서,...
35
4. 강한 SW 특허 창출 전략
- A+B 단계로 이루어진 방법 발명에 있어서, A 발명을 갑이 수행하고 B 단계를 고객이 수행하는
경우 침해를 물을 수 있는 지 여부에 대해서, 최근 미국 AKAMAI V. LIM...
36
4. 강한 SW 특허 창출 전략
- 방법 청구항에 기재된 방법을 해외 서버에서 수행하는 경우 => 특허권의 효력이 미치지 않는다는
것이 전세계 주요 판례의 트렌드임 (단, 국내 1심 판결에서는 이 경우에도 특허발명...
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4. 강한 SW 특허 창출 전략
• 특정 실시형태만 지칭하는 것이 아닌 포괄적인 용어로 전반적으로 작성되었는지 여부
• 독립청구항에 불필요한 한정이 포함되어 있는 지 여부
• 시스템 청구항의 경우 제3의 서버 혹은...
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담당 변리사 소개
강정빈 변리사
ᆞ서울대학교 기계항공공학부 졸업
ᆞ변리사, 대한민국(2007)
ᆞ(현) 아이픽스 특허법률사무소 대표변리사
ᆞ(전) 한양특허법인 팀장변리사
ᆞ(전) 특허법인코리아나 해외특허 담당
ᆞ한...
당소는 ICT, IT, SW, IoT 첨단산업에 대한
전문적 지식 및 글로벌 해외 기업 및 국내
첨단기업들에 대한 특허업무 경력을
바탕으로 최상의 IP 서비스를 제공해드릴
것을 약속 드립니다.
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아이픽스 특허법률사무소_SW 특허 이슈 및 이를 반영한 전략적 특허 창출 방안

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1. SW 특허의 전략적 활용
- 미국 특허침해소송 및 배상액 현황
- SW 특허 전략적 활용 사례(Apple)
- SW 특허 전략적 활용 사례(Amazon)
- SW 특허 전략적 활용 사례(Google)
- SW 특허 전략적 활용 방안
2. SW 특허에 대한 미국 정책
- SW 특허에 대한 미국 정책 동향
- SW 특허 소송사례(TSM TEST)
- SW 특허 소송사례(UCTR)
- SW 특허 소송사례(KSR)
- SW 특허 소송사례(BILSKI)
- SW 특허 소송사례(ALICE)
3. 한국 특허청 SW 관련 정책 및 주요 판례
- SW 분야 특허보호 대상확대 관련 심사지침개정
- 한국 SW 특허 주요 판례
4. 강한 SW 특허 창출 전략

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아이픽스 특허법률사무소_SW 특허 이슈 및 이를 반영한 전략적 특허 창출 방안

  1. 1. 아이픽스 특허법률사무소 대표 변리사 강정빈 (kjv@ipixlaw.com) 소프트웨어 특허전략 소프트웨어 특허 이슈 및 이를 반영한 전략적 특허 창출 방안
  2. 2. 2 담당 변리사 소개 강정빈 변리사 ᆞ서울대학교 기계항공공학부 졸업 ᆞ변리사, 대한민국(2007) ᆞ(현) 아이픽스 특허법률사무소 대표변리사 ᆞ(전) 한양특허법인 팀장변리사 ᆞ(전) 특허법인코리아나 해외특허 담당 ᆞ한국전자정보통신사업진흥회 소프트웨어특허 연구회 운영 ᆞ한국정보보호학회 지적재산 자문위원 ᆞI-PAC IoT 분야 특허전문위원 ᆞ본투글로벌 CP 전담변리사 ᆞ전문분야 : UI/UX, 인공지능, 서비스플랫폼, 어플리케이션, BM모델, 보안, 소프트웨어, 통신표준, 영상처리, IoT, 산업용 IoT 시스템, 고난이도 소프트웨어 본 자료나 특허와 관련하여 궁금하신 사항이 있으시면, kjv@ipixlaw.com / 직통전화 : 02-568-3925 (내선 1001)로 편하게 연락주시기 바랍니다.
  3. 3. 3
  4. 4. 4 1. SW 특허의 전략적 활용 – 특허침해소송 및 배상액 미국 최근 10년 특허 손해배상액 10위 중 5개 항목이 SW 관련 특허에 의한 것임
  5. 5. 5 1. SW 특허의 전략적 활용 – SW 산업의 중요성 “자동차 개발원가의 52.4%, 가전제품 개발원가의 53.7%도 소프트웨어(SW) 비용이다. SW산업 규모는 이미 HW산업을 추월했다. 2000년만 해도 세계 정보기술(IT)시장에서 HW와 SW가 차지하는 비중은 각각 36%, 28%였으나, 2013년엔 21%, 32%로 SW산업이 더욱 커지고 있다. 세계 기업판도도 변했다. 불과 10여년 전만 해도 세계 1~10위 기업엔 씨티그룹·AIG· JP모간체이스 등 금융업체가 이름을 올렸으나 이제는 애플·구글·페이스북·아마존 등 SW업체가 올라 있다.” (미래부 자료 및 경인일보 2015.9.9) “모든 기업은 이제 소프트웨어 기업이다” (뉴스위크 2015.1.3) “2006년에 등록된 SW 특허의 83%는 비 IT 기업의 소유이다” (James Bessen 2011.6)
  6. 6. 6 1. SW 특허의 전략적 활용 – APPLE 1. A method of controlling an electronic device with a touch-sensitive display, comprising: detecting contact with the touch-sensitive display while the device is in a user-interface lock state; moving an unlock image along a predefined displayed path on the touch-sensitive display in accordance with the contact, wherein the unlock image is a graphical, interactive user-interface object with which a user interacts in order to unlock the device; transitioning the device to a user-interface unlock state if the detected contact corresponds to a predefined gesture; and maintaining the device in the user-interface lock state if the detected contact does not correspond to the predefined gesture. -모토로라, 삼성 등 많은 스마트폰 메이커들에게 특허 침해 소송 제기 -2005년 최초 출원되어, 2016년 현재 70건의 패밀리 특허를 보유하고 있고, 아직 PENDING 중인 출원도 존재 -아이폰의 브랜드 가치 향상에 큰 역할
  7. 7. 7 1. SW 특허의 전략적 활용 – AMAZON 1. A method of placing an order for an item comprising: under control of a client system, displaying information identifying the item; and in response to only a single action being performed, sending a request to order the item along with an identifier of a purchaser of the item to a server system;under control of a single-action ordering component of the server system,receiving the request;retrieving additional information previously stored for the purchaser identified by the identifier in the received request; andgenerating an order to purchase the requested item for the purchaser identified by the identifier in the received request using the retrieved additional information; andfulfilling the generated order to complete purchase of the itemwhereby the item is ordered without using a shopping cart ordering model. -1873년 설립되어 미국내 독보적인 1위 반스 앤 노블(Barnes & Noble)에 본 특허를 특허침해 소송 제기 후 AMAZON 은 독보적인 위치 확보 -2005년 최초 출원되어, 2016년 현재 43건의 패밀리 특허를 보유 -본 특허의 가치는 조 단위일 것으로 업계에서는 추정함
  8. 8. 8 1. SW 특허의 전략적 활용 – GOOGLE 1. A computer implemented method of scoring a plurality of linked documents, comprising: obtaining a plurality of documents, at least some of the documents being linked documents, at least some of the documents being linking documents, and at least some of the documents being both linked documents and linking documents, each of the linked documents being pointed to by a link in one or more of the linking documents; assigning a score to each of the linked documents based on scores of the one or more linking documents and processing the linked documents according to their scores. -구글이 현재 검색엔진에서의 위치를 확보할 수 있게 된 원천적인 특허 -검색순위를 선정하는 기본적인 알고리즘
  9. 9. 9 1. SW 특허의 전략적 활용 – KOREA
  10. 10. 10 1. SW 특허의 전략적 활용  특허법 제1조(목적) 이 법은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다.  기술 공개에 대한 보상으로 청구항에 기재된 부분에 대해서 20년 동안 업으로서 사용하는 것에 대한 독점권 허여 특허법의 취지  실제 개발한 사항보다 넓은 권리를 전략적으로 획득하는 것이 관건임  현재 기술 뿐만 아니라 앞으로의 기술에 대한 원천적인 특허 확보가 가능하기 때문에, 개별 특허의 가치가 타 분야보다 높고 수많은 NPE (특허괴물) 을 탄생시킴  기업들이 독점적 이익, 경쟁사 견제, 및 수익 극대화를 위하여 전략적으로 사용  타분야 특허와 달리 전략적으로 특허를 확보하기 위한 다양한 실무 노하우가 존재 소프트웨어 특허 분야
  11. 11. 11
  12. 12. 12 2. 소프트웨어 특허에 대한 미국 정책 1987 : FMC corp. v. Hennessy industries (TSM TEST) => 진보성 판단 기준 완화 1998 : State Street Bank v. Signature Financial Group (Useful, Concrete, and Tangible Result)=> BM 발명 및 소프트웨어 특허 기준 완화 2007 : KSR v. Teleflex (TSM TEST 약화) => 진 보성 판단 기준 강화 2008 : Bilski v. Kappos (MOT TEST) => 소프트 웨어 특허 기준 강화 2014 : Alice v. CLS Bank (TWO PART FRAME WORK) => 소프트웨어 특허 기준 강화 - 2014년도 전세계가 주목한 글로벌 특허 이슈 - POST ALICE 시대의 개막 후 탑티어 SW 회사들의 특허 출원 전략 대폭 수정 - PATENT TROLL 들의 입지 약화
  13. 13. 13 2. 소프트웨어 특허에 대한 미국 정책 – TSM TEST - First, there must be some suggestion or motivation, either in the references themselves or in the knowledge generally available to one of ordinary skill in the art, to modify the references or to combine the references teachings. Second, there must be a reasonable expectation of success. Finally, the prior art references (or references when combined) must teach or suggest all the claim limitations. Further, the teaching or suggestion to make the claimed combination and the reasonable expectation of success must both be found in the prior art, not in applicant’s disclosure (1991 년 판결문) - 진보성 부정을 하기 위한 기준 강화 -> 진보성 판단 기준 완화
  14. 14. 14 2. 소프트웨어 특허에 대한 미국 정책 - UCTR - A process, including a business method, satisfied Section 101 as long as it produced a useful, concrete, and tangible result - 추상적 아이디어, 컴퓨터 프로그램인 경우에 결과가 useful, concrete and tangible 한 경우에, 즉 결과의 형태에 따라서 특허 적격성이 판단됨 - BM 발명과 소프트웨어의 특허 기준 완화로 이후 BM 발명 및 소프트웨어 특허가 급증함 (아래 USPC 705 그래프) -
  15. 15. 15 2. 소프트웨어 특허에 대한 미국 정책 - KSR - 1심법원 (동부지방법원) : Teleflex -> KSR (US 6237565, A vehicle pedal apparatus) 특허권 침해소송을 제기하였으나, 1심법원에서는 해당 특허가 진보성이 없음을 이유로 무효라고 판결함 - 2심법원 (연방항소법원) : TSM Test 에 따르면 US 6237565 는 진보성이 있다고 판결함 - 3심법원 (연방대법원) : 연방항소법원 판결을 파기함 - 통상 특허권자들이 유리하게 사용하였던 TSM 테스트의 입지가 약해지고, 미국 내 특허 등록 기준이 강화됨
  16. 16. 16 2. 소프트웨어 특허에 대한 미국 정책 - BILSKI - 1998 State Street Bank 판결에서는 소프트웨어 혹은 BM 발명은 그 결과가 USEFUL, CONCRETE, AND TANGIBLE 하기만 하면 등록가능하다고 하였으나, 2008년 Bilski 판결은 방법 발명은 Machine tied or Transform a particular article into a different state 라는 개념의 MOT Test 를 합격해야 특허 적격성이 인정된다고 판결함 [Claim 1] A method for managing the consumption risk costs of a commodity sold by a commodity provider at a fixed price comprising the steps of: (a) initiating a series of transactions between said commodity provider and consumers of said commodity wherein said consumers purchase said commodity at a fixed rate based upon historical averages, said fixed rate corresponding to a risk position of said consumers; (b) identifying market participants for said commodity having a counter-risk position to said consumers; and (c) initiating a series of transactions between said commodity provider and said market participants at a second fixed rate such that said series of market participant transactions balances the risk position of said series of consumer transactions.
  17. 17. 17 2. 소프트웨어 특허에 대한 미국 정책 - ALICE [한국경제2014년6월 23일] “며칠 전 미국 대법원의 판결(Alice Co. v. CLS Bank International)만 보더라도 앞으로 소프트웨어 특 허를 최대한 억제하겠다는 것이 미국 사법부의 정책적 결단이며, 세계지적재산권기구의 연구에 따르더라도 컴퓨터 프로그 램을 특허대상에서 제외하는 것이 국제적인 추세이다. “ [IT월드 2014년6월 20일] ”미국 연방 대법원은 추상화된 아이디어를 컴퓨터 시스템에 연계한 것만으로는 특허의 자격이 없다고 판결했다. 이로써 앞으로 일부 소프트웨어는 특허를 인정 받기가 더 어려워질 것으로 예상된다.” [ETNEWS 2014년10월 26일] “원인으로는 올해 6월 앨리스와 CLS은행 사건에 대한 대법원 판결 영향이 크다는 분석이다. 사건은 CLS은행이 앨리스가 갖고 있는 금융거래 소프트웨어 관련 특허가 무효라고 주장하면서 시작됐다. 미국 대법원은 앨리스가 가진 특허의 개념이 추상적이라는 이유로 CLS의 손을 들어줬다.”
  18. 18. 18 2. 소프트웨어 특허에 대한 미국 정책 - ALICE 2007 -CLS 가 Alice 에 대하여 무효확인소송을 제기 (District Court for the District of Columbia) -Alice 가 CLS에 침해소송을 제기 2010 -Bilski v. Kappos 판결 (Supreme Court) 2011 -Bilski v. Kappos (Supreme Court) 를 근거로, Alice패소 (District Court for the District of Columbia) -Alice가 항소(Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC) 2012 -Alice 승소 (Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC) -CLS 가 Petition for Rehearing En Banc 형태로 동일법원 항소 (Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC) -Google, HP 등 amicus brief 제출 2013 -Alice 패소 (En Banc) -Alice 항소 (Supreme Court) 2014 -Alice 패소 (Supreme Court)
  19. 19. 19 2. 소프트웨어 특허에 대한 미국 정책 - ALICE [대표 클레임] 33. A method of exchanging obligations as between parties, each party holding a credit record and a debit record with an exchange institution, the credit records and debit records for exchange of predetermined obligations, the method comprising the steps of: (a) creating a shadow credit record and a shadow debit record for each stakeholder party to be held independently by a supervisory institution from the exchange institutions; (b) obtaining from each exchange institution a start-of-day balance for each shadow credit record and shadow debit record; (c) for every transaction resulting in an exchange obligation, the supervisory institution adjusting each respective party's shadow credit record or shadow debit record, allowing only these transactions that do not result in the value of the shadow debit record being less than the value of the shadow credit record at any time, each said adjustment taking place in chronological order; and (d) at the end-of-day, the supervisory institution instructing ones of the exchange institutions to exchange credits or debits to the credit record and debit record of the respective parties in accordance with the adjustments of the said permitted transactions, the credits and debits being irrevocable, time invariant obligations placed on the exchange institutions. <-어느 한쪽만 지불하는 리스크를 방지하기 위한 거래 <-실제 계좌의 정보를 반영하고, 제3자에 의하여 관리되는 shadow 계좌 생성 <-당사자들의 shadow 계좌상에서 보았을 때, 상호간의 의무를 충실히 이행할 수 있는지를 체크하면서 거래 진행 <-shadow 계좌의 조정에 따라 조건이 완료되었을 때, 실제 금융기관에게 이행지시
  20. 20. 20 2. 소프트웨어 특허에 대한 미국 정책 - ALICE <-어느 한쪽만 지불하는 리스크를 방지하기 위한 거래 <-실제 계좌의 정보를 반영하고, 제3자에 의하여 관리되는 shadow 계좌 생성 <-당사자들의 shadow 계좌상에서 보았을 때, 상호간의 의무를 충실히 이행할 수 있는지를 체크하면서 거래 진행 <-shadow 계좌의 조정에 따라 조건이 완료되었을 때, 실제 금융기관에게 이행지시 [판결 요약] “ The patents at issue in this case disclose a computer- implemented scheme for mitigating “settlement risk” (i.e., the risk that only one party to a financial transaction will pay what it owes) by using a third-party intermediary. The question presented is whether these claims are patent eligible under 35 U. S. C. §101, or are instead drawn to a patent-ineligible abstract idea. We hold that the claims at issue are drawn to the abstract idea of intermediated settlement, and that merely requiring generic computer implementation fails to transform that abstract idea into a patent- eligible invention. We therefore affirm the judgment of the United States Court of Appeals for the Federal Circuit.“ 1) 본 발명은 3자 중재를 이용하여 거래 리스크를 완화하기 위한 컴퓨터에 의하여 수행되는 아이디어에 해당한다 2) 본 발명은 추상적인 아이디어에 관한 것이다. 3) 본 발명은 추상적인 아이디어를 단지 컴퓨터로 통상적으로 하는 방법으로 수행한 것에 지나지 않는다. 4) 따라서, 본 발명은 추상적인 아이디어를 특허 가능한 발명으로 변환한 것에는 해당하지 않는다 5) 따라서 무효이다.
  21. 21. 21 2. 소프트웨어 특허에 대한 미국 정책 - ALICE [판결에서 제시한 판단 방법] First, we determine whether the claims at issue are directed to one of those patent-ineligible concepts." such as "laws of nature, natural phenomena, and abstract ideas" (as opposed to a "patent-eligible applications of those concepts") If so, we then ask, “[w]hat else is there in the claims before us?”. To answer that question, we consider the elements of each claim both individually and “as an ordered combination” to determine whether the additional elements “transform the nature of the claim” into a patent-eligible application." (Thomas calls this an "inventive concept" test) (footnote) Because the approach we made explicit in Mayo considers all claim elements, both individually and in combination, it is consistent with the general rule that patent claims “must be considered as a whole.”“ 단계 1) laws of nature, natural phenomena, and abstract ideas 에 해당하는지를 판별 (이에 해당하는 예로서, 이전 판례의 케이스 중 Benson, Flook, Bilski 제시) 단계 2) 해당한다면, 클레임을 특허 가능하게 만드는 추가적인 요소가 있는지를 판별 (Mayo, Benson, Flook, Diehr) (참고) 클레임 전체로 판단, medium 청구항인지 여부는 관계 없음
  22. 22. 22 2. 소프트웨어 특허에 대한 미국 정책 ALICE 판결 이후 2014.12 및 2015.7 의 미국 특허청 가이드 [2014 Interim Guidance on Patent Subject Matter Eligibility] - 1 단 계 : PROCESS, MACHINE, MANUFACTURE, OR COMPOSITION OF MATTER 에 해당하는 지 여부 - 2 단계 : LAW OF NATURE, NATUREAL, PHENOMENON , OR ABSTRACT IDEA 에 해당하는 지 여부 - 3 단계 : ADDITIONAL ELEMENTS THAT AMOUNT TO SIGINIFICANTLY MORE 가 있는 지 여부
  23. 23. 23 2. 소프트웨어 특허에 대한 미국 정책 ALICE 판결 이후 2014.12 및 2015.7 의 미국 특허청 가이드 [2014 Interim Guidance on Patent Subject Matter Eligibility] Significantly More 有 -다른 기술이나 기술필드에 대한 개선 (Improvements) -컴퓨터 자체의 기능에 대한 개선 (Improvements) -특정기계를 이용하거나 혹은 사용하여 자연법칙, 현상, 및 추상적 아이디어를 적 용 -특정 article 을 다른 상태 혹은 thing 으로 변환(transformation) 혹은 환원 (reduction) -필드에서 잘 알려진 루틴하거나 통상적 한정이 아니라 구체적인 한정; 혹은 청구 항이 특정의 유용한 응용에 한정되기 위한 비통상적인 단계;를 추가하는 것 -특정기술환경에 자연법칙, 현상, 추상적 아이디어를 단순히 연결시키는 정도가 아니라 의미있는 한정을 하는 것 Significantly More 無 -자연법칙, 현상, 추상적 아이디어를 단순 적용 혹은 컴퓨터에서 수행하거나 혹은 컴퓨터에서 추상적 아이디어를 구현하기 위해 지시하는 것 -추상적 아이디어를 통상적인 컴퓨터에서 잘 알려진 통상적인 컴퓨터의 기능을 수행함으로써 구현하는 것 -자연법칙, 현상, 추상적 아이디어에 insignificant extra solution 을 추가하는 것 (ex. 자연법칙과 관련된 데이터를 단순히 수집하는 것) -자연법칙, 현상, 추상적 아이디어의 사용을 단순히 기술분야에 연관시키는 것 - 현재, 미국에서 상당수의 특허가 Significantly More 한 요소가 없음을 이유로 거절 혹은 무효되고 있고, 이와 같은 미국의 심사동향이 한국 특허청에도 일부 적용되고 있음이 확인됨.
  24. 24. 24 2. 소프트웨어 특허에 대한 미국 정책 - POST ALICE ERA [Alice 판결 이후 미국법원 주요 판결] Significantly More 有 DDR Holdings 19. A system useful in an outsource provider serving web pages offering commercial opportunities, the system comprising: (a) a computer store containing data, for each of a plurality of first web pages, defining a plurality of visually perceptible elements, which visually perceptible elements correspond to the plurality of first web pages; (i) wherein each of the first web pages belongs to one of a plurality of web page owners;(ii) wherein each of the first web pages displays at least one active link associated with a commerce object associated with a buying opportunity of a selected one of a plurality of merchants; and(iii) wherein the selected merchant, the out-source provider, and the owner of the first web page displaying the associated link are each third parties with respect to one other;(b) a computer server at the outsource provider, which computer server is coupled to the computer store and programmed to: (i) receive from the web browser of a computer user a signal indicating activation of one of the links displayed by one of the first web pages;(ii) automatically identify as the source page the one of the first web pages on which the link has been activated;(iii) in response to identification of the source page, automatically retrieve the stored data corresponding to the source page; and(iv) using the data retrieved, automatically generate and transmit to the web browser a second web page that displays: (A) information associated with the commerce object associated with the link that has been activated, and (B) the plurality of visually perceptible elements visually corresponding to the source page
  25. 25. 25 [Alice 판결 이후 미국법원 주요 판결] Significantly More 無 buySAFE 1. A method, comprising: receiving, by at least one computer application program running on a computer of a safe transaction service provider, a request from a first party for obtaining a transaction performance guaranty service with respect to an online commercial transaction following closing of the online commercial transaction; processing, by at least one computer application program running on the safe transaction service provider computer, the request by underwriting the first party in order to provide the transaction performance guaranty service to the first party, wherein the computer of the safe transaction service provider offers, via a computer network, the transaction performance guaranty service that binds a transaction performance guaranty to the online commercial transaction involving the first party to guarantee the performance of the first party following closing of the online commercial transaction. 2. 소프트웨어 특허에 대한 미국 정책 - POST ALICE ERA
  26. 26. 26
  27. 27. 27 3. 한국 특허청 SW 관련 정책 및 주요 판례 - 2014. 7. 1 이후 출원된 건에 한함 -다만, 컴퓨터 프로그램을 온라인으로 전송하는 행위가 특허법상 실시의 “양도” 등에 해당하는 지 여부는 불분명(이에 대한 개정에 대해 특허청 내에서도 논의 중)하고, 실제적인 권리는 이전의 “컴퓨터 판독가능 매체” 청구항과 동일하기 때문에, 실제적 차이는 없음
  28. 28. 28 3. 한국 특허청 SW 관련 정책 및 주요 판례 - 소프트웨어 특허 출원 건수 (출처: 한국특허청) -현재 연간 15000건 정도가 출원되고 있는 것으로 추정되고, 계속적으로 증가추세임
  29. 29. 29 3. 한국 특허청 SW 관련 정책 및 주요 판례 - 서울고등법원 2014.4.10. 선고 2013나5383 판결 - 원고의 특허는 실시간/비실시간 멀티미디어 데이터 처리 속도를 빠르게 하는 인코딩 방법에 관한 것 - 피고는 원고의 특허를 이용한 동영상 인코딩 프로그램을 개발한 후 포털사이트를 통해 사용자가 다운로드할 수 있도록 배포 - 법원은 ① 원고의 특허발명은 물건 발명으로, 프로그램 그 자체에 관한 발명이 아니며, ② 피고가 프로그램 자체인 O O O 프로그램을 웹사이트에서 다운로드할 수 있도록 제공한 것은 물건발명의 실시에 해당하지 않으므로 특허 침해가 아니라고 판결 -프로그램을 웹사이트에서 사람들이 다운로드할 수 있도록 제공한 것은 물건발명의 실시가 아님을 판시함
  30. 30. 30 3. 한국 특허청 SW 관련 정책 및 주요 판례 - 서울지방법원 SK텔레콤 V. 바이버 (2015.2.17) - 원고의 특허는 모바일 메신저 앱을 설치할 때 휴대폰에 저장된 이름과 전화번호 등의 주소록 정보를 불러와 메신저에서 사용할 수 있는 새로운 주소록으로 재편성하는 장치(이동통신 단말) 및 방법(주소록 재편성 방법)에 관한 것 - 피고는 앱의 배포 및 서비스 제공을 수행하는 서버가 외국에 설치되어 있으므로 국내 특허권의 침해가 아니라는 점 등을 이유로 침해 불성립을 주장 - 법원은 해당 특허방법을 사용하는 행위는 국내에서 이루어진 것이므로 국내 특허권에 대한 침해가 성립할 수 있다고 한 뒤, 피고의 특허침해(간접 침해)로 판결 -SW 특 허 를 침 해 한 모 바 일 앱 에 대 한 배 포 및 사 용 을 금지해달라는 금지청구를 인용
  31. 31. 31
  32. 32. 32 4. 강한 SW 특허 창출 전략 - 어느정도 일반적인 프로세스 및 사항을 포괄적이고 다소 추상적인 단어로 표현함으로써 기술적 난이도가 있다는 인상을 줌 (만약, 밀어서 잠금해제 특허를 “전자장치의 화면을 터치해서 밀는 경우, 잠금이 해제되는 잠금해제 방법” 이라고 쓰면 등록이 어려움) - 기술에 해당하는 구체적인 용어를 특허적으로 유리한 용어들로 변환할 필요가 있음 (LINKED DOCUMENTS, LINKING DOCUMENTS)
  33. 33. 33 4. 강한 SW 특허 창출 전략 - 일차적으로, ABSTRACT IDEA 처럼 보이지 않도록 새로운 기능적인 면을 부각하여 작성 - ABSTRACT IDEA 로 해당한다고 하는 경우에도, 해당 소프트웨어가 다른 기술이나 기술필드에 대한 개선(Improvements) 이 되는 것을 보일 수 있도록 구체적인 필드에서 해당 소프트웨어를 이용한 효과를 기재 - 해당 소프트웨어 알고리즘 자체가 ABSTRACT IDEA 에 해당하고, SIGNIFICANTLY MORE 도 없다고 판단되는 경우를 대비하여 전체적인 방법 청구항 작성이 가능하도록 주요 적용예를 기재 (A + B 의 프로세스에 있어서, A 가 알고리즘이고 B가 알고리즘 결과에 따른 처리방법인 경우에, 우선적으로 A로 청구항을 작성하고, 이에 대해 통과가 안되는 경우에 A+B 의 프로세스를 청구함으로써 , ABSTRACT IDEA 자체를 회피)
  34. 34. 34 4. 강한 SW 특허 창출 전략 [청구항 1] 하나 이상의 프로세서 및 상기 프로세서에서 수행 가능한 명령들을 저장하는 메인 메모리를 포함하는 컴퓨팅 장치에서 수행되는 메인 메모리 데이터 베이스의 관리 방법으로서, [발명의 상세한 설명] LAN 네트워킹 환경에서 사용될 때, 컴퓨터(5102)는 유선 및/또는 무선 통신 네트워크 인터페이스 또는 어댑터 (5156)를 통해 로컬 네트워크(5152)에 연결된다. 어댑터(5156)는 LAN(5152)에의 유선 또는 무선 통신을 용이하 게 해줄 수 있으며, 이 LAN(5152)은 또한 무선 어댑터(5156)와 통신하기 위해 그에 설치되어 있는 무선 액세스 포인트를 포함하고 있다.
  35. 35. 35 4. 강한 SW 특허 창출 전략 - A+B 단계로 이루어진 방법 발명에 있어서, A 발명을 갑이 수행하고 B 단계를 고객이 수행하는 경우 침해를 물을 수 있는 지 여부에 대해서, 최근 미국 AKAMAI V. LIMELIGHT 판결에서는 공동침해 (JOINT INFRINGEMENT) 를 인정하는 최종 대법원 판결이 나왔음. - 다만, AKAMAI V. LIMELIGHT 케이스의 경우 사용자가 해야 할 행위 B 단계를 해야함을 표준계약서로 싸인을 받은 사실이 있고, 또한 B 를 하는 것에 대한 매뉴얼을 받음. - 따라서, 1) 가급적 고객 수행단계를 제외한 단일 행위주체에 대한 청구항을 작성하고, 2) 가급적 단일 행위주체 중 서비스 사업자의 행위에 대한 청구항을 작성
  36. 36. 36 4. 강한 SW 특허 창출 전략 - 방법 청구항에 기재된 방법을 해외 서버에서 수행하는 경우 => 특허권의 효력이 미치지 않는다는 것이 전세계 주요 판례의 트렌드임 (단, 국내 1심 판결에서는 이 경우에도 특허발명의 실시로 인정하여 침해 인정하였음) => 따라서 매체 및 장치(시스템) 청구항 필요 - 소프트웨어가 CD 형태로 판매되는 경우 => 컴퓨터판독가능 매체 청구항으로 권리행사 - (ALONE 타입) 인터넷을 통해서 다운로드 되는 케이스 => 방법 및 컴퓨터판독가능 매체 청구항으로 권리행사 - (SERVER 타입) 1) CLIENT 파일을 사용자에게 배포하는 행위는 사용자단말에서 수행되는 방법 청구항 및 기록매체 청구항으로 침해 주장 가능 2) 서버에서 수행되는 동작에 대해서는, 서버에 대한 장치 및 방법 청구항으로 침해 주장 가능 3) SERVER 타입) 만약 사용자 및 서버 전체에 대하여 시스템으로 청구하는 경우에는 공동불법행위 이슈로 침해여부가 불분명해짐. - 소프트웨어의 경우 기본적으로 1) 장치(시스템), 방법, 및 컴퓨터판독가능 매체에 대한 청구항으로 작성하되, 2) 각각의 실시행위자를 고려하여 청구항을 작성하는 것이 필요함. - 소프트웨어 특허의 경우 카테고리를 고려하지 않으면 전혀 쓸모가 없는 특허가 될 수 있음.
  37. 37. 37 4. 강한 SW 특허 창출 전략 • 특정 실시형태만 지칭하는 것이 아닌 포괄적인 용어로 전반적으로 작성되었는지 여부 • 독립청구항에 불필요한 한정이 포함되어 있는 지 여부 • 시스템 청구항의 경우 제3의 서버 혹은 사용자 단말기가 필수적인 구성요소로 기재되었는 지 여부 • 컴퓨터 판독가능 매체 청구항이 기재되어 있는지 여부 • 서버 청구항의 경우 사용자단말단에 대한 방법인지 서버에 대한 방법인지가 상황에 따라 적절히 기재 되었는지 여부 청구항 체크포인트 • 해당 SW의 구체적인 적용예 및 해당 분야에서의 개선점이 기재되어 있는지 여부 • 해당 SW에 대한 확장적인 범위가 가능한지 여부가 기재되어 있는지 여부 • 해당 SW가 컴퓨터 등과 결합되는 사항에 대해서 기재가 되어 있는 지 여부 • 발명에 대한 한정적인 표현들이 기재되었는지 여부 (EX) “도 1은 본 발명의 입출력변환방법의 단계들을 도시하는 도면이다” (X) “도 1 은 본 발명의 일 예에 따른 입출력변환방법의 단계들을 개략적으로 도시 하는 도면이다” (O)) 발명의 상세한 설명 체크포인트
  38. 38. 38 담당 변리사 소개 강정빈 변리사 ᆞ서울대학교 기계항공공학부 졸업 ᆞ변리사, 대한민국(2007) ᆞ(현) 아이픽스 특허법률사무소 대표변리사 ᆞ(전) 한양특허법인 팀장변리사 ᆞ(전) 특허법인코리아나 해외특허 담당 ᆞ한국전자정보통신사업진흥회 소프트웨어특허 연구회 운영 ᆞ한국정보보호학회 지적재산 자문위원 ᆞI-PAC IoT 분야 특허전문위원 ᆞ본투글로벌 CP 전담변리사 ᆞ전문분야 : UI/UX, 인공지능, 서비스플랫폼, 어플리케이션, BM모델, 보안, 소프트웨어, 통신표준, 영상처리, IoT, 산업용 IoT 시스템, 고난이도 소프트웨어 본 자료나 특허와 관련하여 궁금하신 사항이 있으시면, kjv@ipixlaw.com / 직통전화 : 02-568-3925 (내선 1001)로 편하게 연락주시기 바랍니다.
  39. 39. 당소는 ICT, IT, SW, IoT 첨단산업에 대한 전문적 지식 및 글로벌 해외 기업 및 국내 첨단기업들에 대한 특허업무 경력을 바탕으로 최상의 IP 서비스를 제공해드릴 것을 약속 드립니다.

1. SW 특허의 전략적 활용 - 미국 특허침해소송 및 배상액 현황 - SW 특허 전략적 활용 사례(Apple) - SW 특허 전략적 활용 사례(Amazon) - SW 특허 전략적 활용 사례(Google) - SW 특허 전략적 활용 방안 2. SW 특허에 대한 미국 정책 - SW 특허에 대한 미국 정책 동향 - SW 특허 소송사례(TSM TEST) - SW 특허 소송사례(UCTR) - SW 특허 소송사례(KSR) - SW 특허 소송사례(BILSKI) - SW 특허 소송사례(ALICE) 3. 한국 특허청 SW 관련 정책 및 주요 판례 - SW 분야 특허보호 대상확대 관련 심사지침개정 - 한국 SW 특허 주요 판례 4. 강한 SW 특허 창출 전략

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