1. Ateliers FrenchWeb
Les enjeux juridiques du naming et du branding
Sabine Lipovetsky
Avocat Associé – Kahn & Associés
5 juillet 2012
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2. II. Que peut-on protéger ?
III. Comment optimiser sa protection ?
IV. Comment défendre ses droits de propriété intellectuelle ?
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3. I. QUE PEUT-ON PROTÉGER ?
 Les chartes graphiques et le concept
 Originalité
 Pas de formalité en droit d’auteur
Attention : l’idée n’est pas protégeable par le droit d’auteur
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4.  Un signe distinctif peut faire l’objet d’un dépôt de marque
Signe susceptible de représentation graphique, servant à distinguer les
produits ou services d'une personne physique ou morale. (Art L. 711-1 du
CPI)
Durée de protection : 10 ans, renouvelable
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5. Les éléments constitutifs d’une marque :
 Les dénominations :  Les signes figuratifs :
- Mot(s) - Dessins ou logos
- Nom patronymique - Reliefs, hologrammes
- Nom géographique - Forme particulière…
- Pseudonymes
- Lettres et/ou chiffre  Les signes sonores
- Sigles
Trois types de marque :
- Marque verbale : composée exclusivement de lettres
- Marque figurative : composée exclusivement d’un ou plusieurs signe(s) figuratif(s)
- Marque semi figurative ou complexe : composée d’éléments de différente nature (lettres,
logo, etc…)
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6. Marques verbales :
TWITTER
YOUTUBE
APPLE
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7. Marques semi figuratives :
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8. Marques figuratives :
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9.  Quelles sont les conditions d’enregistrement d’une marque ?
 Principe de spécialité de la marque : l’enregistrement de la marque confère à son titulaire
un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services désignés.
 Classification internationale des marques (dite classification de Nice de 1989) :
- Classes 1 à 34 : produits
- Classes 35 à 45 : services
 Disponibilité de la marque : S’assurer que les tiers ne disposent pas de droits antérieurs sur
la marque.
 Exemples de droits antérieurs (art L 711-4 du CPI) :
- Une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue
- Un nom de domaine
- Une dénomination ou nom commercial, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit
du public
- Une appellation d'origine protégée
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10.  La marque doit pouvoir être représentée graphiquement
 Le signe doit être distinctif, c’est à dire ne pas être un terme générique ou descriptif.
 Le signe doit être licite :
- Le signe ne doit pas être contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou à un
règlement. Exemple : publicité pour le tabac, l’alcool.
- Le signe ne doit pas être déceptif : de nature à tromper le public. Exemple : la marque
« Brazil » pour des cafés de provenance différente.
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11.  Quel territoire ?
 Il existe trois types de marques :
- Marque nationale
- Marque communautaire
- Marque internationale
 Régimes particuliers :
- Une marque notoirement connue dans un pays y est protégée, même sans dépôt,
pour les produits identiques ou similaires.
- Une marque de haute renommée est une marque enregistrée particulièrement
connue qui jouit d’une protection élargie.
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12.  Pour une marque enregistrée en France : l’Institut National de la Propriété Industrielle
(INPI)
 Coût : jusqu’à trois classes, 220€ pour un dépôt papier et 200€ pour un dépôt
électronique. 40€ par classe supplémentaire.
 Procédure d’opposition : dans les deux mois suivant la publication, tout tiers peut
s’opposer à la demande d’enregistrement s’il estime que la marque porte atteinte à une
marque antérieure dont il est le titulaire. L’opposition peut être reconnue justifiée
partiellement (la marque sera enregistrée pour certains produits ou services seulement)
ou totalement, par le Directeur de l’INPI.
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13.  Au niveau de l’UE : auprès de l’Office de l’Harmonisation des Marques (OHMI)
 Coût : 900€ pour trois classes pour les dépôts par voie électronique (e-filling) ou
1050€ pour un formulaire papier. Un supplément de 150€ est dû pour chaque classe
supplémentaire.
 Une marque communautaire unique est valable sur l’ensemble du territoire de
l’Union européenne.
 Procédure d’opposition : dans les trois mois suivant la publication de la demande de
marque, tout tiers peut s’opposer à la demande d’enregistrement s’il estime que la
marque porte atteinte à une marque antérieure dont il est le titulaire. L’Office peut
reconnaître l’opposition justifiée partiellement ou totalement.
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14.  Au niveau international : auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Attention : la marque internationale n’est pas un titre unitaire. Il s’agit d’une procédure
d’enregistrement unique qui permet de donner naissance plusieurs de marques nationales.
 Utilité : une seule procédure d’enregistrement pour déposer une marque dans des
territoires divers (ex : UE, Chine, Etats-Unis). Il est nécessaire toutefois d’avoir une marque
nationale déjà enregistrée (« marque de base »). Il faut être domicilié dans un pays membre
de l’Union de Madrid pour profiter de cette procédure.
 Coût : environ 630€ pour trois classes et 85 par classe supplémentaire. Ce montant est
variable si les pays choisis sont exclusivement membres du Protocole de Madrid et s’ils ont
opté pour le système de la redevance individuelle.
 Opposition possible dans les deux mois suivant la publication de la demande
d’enregistrement.
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15.  Quel est l’intérêt d’enregistrer une marque ?
 Droit de propriété exclusif sur la marque :
- Droit exclusif d’utiliser sa marque ou d’autoriser un tiers à l’utiliser (licence)
- Droit exclusif d’en disposer (céder sa marque)
 Droit de priorité : Il est possible, pendant un délai de 6 mois à compter de la date du
dépôt initial, d’étendre la protection à l’international.
 Possibilité d’agir en contrefaçon / concurrence déloyale / parasitisme
Exception : protection des marques notoires indépendamment de leur
enregistrement ; protection élargie des marques de renommée (exemple : Chanel).
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16.  Les noms de domaine
Règle du premier arrivé, premier servi.
Le nom de domaine n’est pas un titre de propriété intellectuelle. Il fait l’objet d’une réservation
auprès du registre de référence selon l’extension.
Chaque nom de domaine se termine par un espace de nommage, dont il existe deux sortes :
- Les espaces génériques (gTLDs) créés à l'origine d'Internet, dont les plus connus sont les
.com, .net et .org.
L’ICANN est l’organisme qui supervise l’affectation des noms de domaine de ce niveau.
- Les espaces dits géographiques (ccTLDs) car ils représentent un pays, tels que le .fr (France et
départements d'outre-mer), le .re (Ile de la Réunion)…
L'AFNIC est le centre d'information et de gestion des noms de domaine internet français.
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17. • Depuis le 3 juillet 2012 : les 30 caractères suivants peuvent désormais être utilisés dans les
noms de domaine en .fr (gérés par l’AFNIC)
 Démultiplication des possibilités de noms de domaine
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18. • Le 20 juin 2012 : l’ICANN a annoncé la libéralisation des noms de domaine génériques en
autorisant le lancement de nouvelles extensions. L’ICANN a déjà reçu des candidatures pour
des extensions ayant trait à :
- Des noms de villes (ex : .paris)
- Des noms d’entreprises privées (ex : .apple)
- Des noms de groupements de loisirs (ex : .music)
- Coût : 185 000$
CAvantage : renforcement de la visibilité sur Internet
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19. II. Comment optimiser sa protection ?
 Pour les créations protégeables par le droit d’auteur :
’  Se constituer une preuve de création :
- Lettre RAR à soi-même puis constat d’huissier au moment de l’ouverture
- Enveloppe Soleau à l’INPI
’  Veiller à se faire céder les droits :
- Par les salariés de son entreprise (clause de cession dans les contrats de travail)
- Par les agences de communication / publicité.
 La cession des droits d’auteur est strictement encadrée. Elle se fait par écrit et doit
répondre aux conditions suivantes :
- Chacun des droits cédés doit faire l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession
- Le domaine d’exploitation doit être délimité quant à:
- son étendue
- sa destination
- le lieu
- la durée (ArtL131-3 CPI)
 Pour les informations non protégeables : un accord de confidentialité
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20.  Pour les marques :
 Mettre en place une surveillance sur internet
 Faire un usage effectif de ses marques :
- Obligation de faire un « usage sérieux » de la marque.
Exemples de preuves de l’usage sérieux : production de factures, catalogues,
publicités, bons de commandes…
La marque peut également être exploité par un tiers autorisé, par contrat de
licence. Penser à délimiter l’autorisation par un contrat de licence détaillé
(territoire, durée, produits, caractère exclusif ou non exclusif de la licence…).
- Risque : déchéance de marque pour défaut d’usage pendant 5 ans.
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21. III. Comment défendre ses droits de
propriété intellectuelle ?
Avertir :
Avertir les tiers et les concurrents de ses droits sur une marque, sur une œuvre de l’esprit ou sur
un nom de domaine en cas d’usage non autorisé.
Lettres de mise en demeure
L’opposition :
L’opposition permet d’empêcher l’enregistrement d’une marque nouvelle, si vous estimez que
celle-ci porte atteinte à vos droits.
 Si l’opposition est justifiée : rejet partiel ou total de la nouvelle marque.
 Cout de la demande d’opposition :
- 310€ par marque antérieure invoquée, pour une marque française ou une marque
internationale désignant la France
- 350€ pour une marque communautaire
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22. ssistance des services douaniers pour empêcher l’importation de contrefaçons :
emande par écrit d’un titulaire de droits, ayant des motifs valables de soupçonner l'importation
de marchandises contrefaisantes.
es autorités administratives ou judiciaires peuvent ordonner la suspension, par les autorités
douanières, de la mise en libre circulation de ces marchandises.
e titulaire des droits doit nécessairement :
Fournir des preuves suffisantes de la titularité de ses droits
ournir une description suffisamment détaillée des marchandises afin de les rendre facilement
identifiables par les autorités douanières.
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ossibilité d’une demande d’intervention en amont pour une durée d’un an. Les services

23. Surveiller l’usage des mots clefs
 Le référencement sur les moteurs de recherche : la responsabilité de l’annonceur
’ - Référencement naturel : il est opéré automatiquement par des robots qui sillonnent et
analysent les contenus disponibles sur internet
 Meta tag : mot clef inséré dans le code source d’un site Internet et utilisé par le moteur de
recherche pour évaluer la pertinence des pages web.
 Un distributeur est libre d’utiliser une marque à titre de meta tag dès lors qu’il propose à la
vente des produits marqués authentiques régulièrement acquis.
 Dans les autres cas, l’utilisation d’une marque comme meta tag peut constituer un acte de
contrefaçon de marque ou caractériser un acte de concurrence déloyale.
o- Référencement payant : achat de liens sponsorisés basé sur un système d’enchères. Le
moteur de recherche est rémunéré sur le principe du « pay per clic ». Exemple : le
programme de publicité « Google AdWords »
 Selon l’Autorité de la concurrence, un distributeur doit être agréé pour pouvoir recourir au
référencement payant.
 Le titulaire de la marque n’a le droit de s’y opposer que pour des motifs légitimes liés à
l’atteinte à l’image de marque.
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24. Contrefaçon de marque lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :
sage du signe dans la vie des affaires
 Contexte : activité commerciale visant à un avantage
 Ici : le mot clef vise à déclencher un affichage publicitaire
sage du signe pour des produits et services identiques ou similaires
 But de l’annonceur : proposer aux internautes une alternative par rapport aux produits ou services
du titulaire
 L’annonceur a pour but d’induire les internautes en erreur sur l’origine du produit
sage portant atteinte à l’une des fonctions de la marque
 Fonction d’indication d’origine : l’annonce ne permet pas ou permet difficilement à l’internaute
normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou services visés par
l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou, au contraire, d’un tiers.
’ Fonction de publicité : atteinte à l’emploi de la marque en tant qu’élément de promotion des
vents ou en tant qu’instrument de stratégie commerciale
 Fonction d’investissement : atteinte si l’usage de la marque gêne de manière substantielle
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l’emploi de la marque par son titulaire, pour acquérir ou conserver une réputation susceptible

25.  Google peut-il être considéré comme un contrefacteur de marques ?
 Toutes les conditions de la contrefaçon de marques ne sont pas réunies (en particulier,
l’usage du signe dans la vie des affaires).
 Conséquence : La Cour de Justice de l’UE estime que Google « n’a pas enfreint le droit des
marques ». Le rôle joué par Google serait neutre : « comportement purement technique,
automatique et passif, impliquant l’absence de connaissance ou de contrôle de données
qu’il stocke ».
 Toutefois, la responsabilité délictuelle de Google pourrait être engagée s’il était démontré
que ce dernier a eu un rôle actif dans le choix des mots clefs litigieux.
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26. Actions judiciaires
c Procédure de saisie-contrefaçon :
P En matière de droits d’auteurs (art. L. 332-1) :
a A la demande du titulaire des droits d’auteur, et en vertu d’une ordonnance rendue
sur requête par le président du TGI:
- Saisie réelle, ou
- Saisie descriptive
a Le saisissant doit, sous peine de nullité de la saisie, agir au fond dans un délai de 20
jours ouvrables, ou 31 jours civils si ce délai est plus long (Article R332-1).
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27.  En matière de marques (art. L716-7) :
 En vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente:
- saisie réelle, ou
- saisie descriptive
 L’huissier peut être assisté d’un expert désigné par le demandeur.
 A défaut pour le demandeur de s’être pourvu par la voie civile ou pénale dans un
délai de quinzaine, la saisie est nulle, sans préjudice des dommages et intérêts qui
peuvent être réclamés.
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28.  Action au fond – fondements :
 Contrefaçon : L'exploitation non autorisée d'une œuvre littéraire ou artistique, d'une
marque, d'un dessin ou modèle est un acte de contrefaçon.
m Art L713-2 CPI : Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :

- La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels
que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque
reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement
- La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée.
L Art L713-3 CPI : Sont interdits, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :
- La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l’usage d’une marque
reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.
- L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou servies
identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.
 Art L713-5 CPI : La reproduction ou l'imitation d'une marque notoirement connu ou jouissant
d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans
l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter
préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une
exploitation injustifiée de cette dernière.
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29.  Concurrence déloyale : ensemble des procédés concurrentiels contraires à la loi ou aux
usages, constitutifs d'une faute intentionnelle ou non et de nature à causer un préjudice
aux concurrents.
 Parasitisme : acte de concurrence déloyale commis par un commerçant cherchant à
s'approprier indûment la réputation ou le savoir-faire d'un concurrent, en créant une
confusion dans l'esprit de sa clientèle avec la marque ou les produits parasités.
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30. Sanctions éventuelles :
 Interdiction d’utiliser la marque ou la création
 Publication de la décision
 Dommages et intérêts :
 En matière de droits d’auteur : article L331-1-3 CPI
’  En matière de marques : article L716-14
Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences
économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés
par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de
l'atteinte.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de
dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances
ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit
auquel il a porté atteinte.
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31. Procédures de résolution de litiges relatifs aux noms de domaine :
- OMPI : compétente pour les litiges internationaux
- AFNIC : compétente pour les noms de domaine français
Le nom de domaine peut être :
- annulé
- transféré au requérant
- maintenu
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32. Merci de votre attention
Bureau principal Bureau Côte d’Azur
2229, route des Crêtes
51, rue Dumont d’Urville
06560 Sophia Antipolis, France
75116 Paris, France
Tel : +33 (0)4 92 94 20 40
Tel : +33 (0)1 45 01 45 01
Fax : +33 (0)4 92 94 20 40
Fax : +33 (0)1 45 01 45 00
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